O contrato de franquia e os efeitos da averbação do INPI

A franquia ou franchising trata-se de uma forma de distribuição e comercialização, na qual alguém (franqueador) concede, mediante condições especiais de assistência técnica e comercial, o direito a outrem (franqueado) de explorar uma marca ou produto de sua propriedade sem vínculo empregatício.

Visando proporcionar maior segurança aos negócios jurídicos celebrados, o legislador pátrio viabilizou a averbação do contrato de franquia perante o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – INPI, ensejando, desta forma, a produção de efeitos, inclusive, quanto a caducidade do registro da marca.

Prefacialmente, o contrato de franquia trata-se de um negócio jurídico em que uma empresa franqueadora cede uma metodologia de negócio a uma empresa franqueada em torno de um objetivo comum, estabelecendo entre elas uma relação de interdependência.

Neste contexto, “o sistema de franchising, ao ser entendido como um diferencial no sistema de distribuição da empresa, pode ser visto como uma ferramenta de marketing. Ao mesmo tempo, não se trata de um acordo informal, devendo o relacionamento entre as partes ser formalizado por escrito na forma contratual. Por essa razão, o sistema de franchising pode ser entendido como uma relação de “marketing contratual.”

Apesar da franquia encontra-se regulamentada legalmente (Lei 8.955/1994), o referido diploma não disciplinou detalhadamente o contrato da franquia, mas tão somente alguns aspectos essenciais a sua formação, de modo a conferir maior transparência entre as partes envolvidas.

Por ser um negócio jurídico tipicamente comercial, a franquia ou franchising tem como elementos um franqueador e um franqueado. Normalmente, o franqueador é o próprio produtor ou fabricante, contudo, poderá ser o distribuidor geral ou alguém que possa dispor da marca, permitindo a sua comercialização por outrem. Por sua vez, o franqueado é uma empresa individual ou coletiva que se forma com a finalidade de distribuir o produto, objeto da franquia.

“Vê-se, pois, que o contrato de franquia atende tanto os interesses do franqueador, que consegue expandir seus negócios e divulgar sua marca sem necessitar investir na construção de novos pontos de negócios, quanto aos interesses do franqueado, o qual se aproveita da “fama” do franqueador e de sua experiência administrativa empregatícia.”

Por sua vez, a marca, objeto de exploração em contratos de franquia, trata-se de um dos direitos inerente a propriedade industrial, regulamentado legalmente (9.279/1996), suscetível de registro no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – INPI.

O registro da marca garante o direito de propriedade, proporcionando ao seu titular o licenciamento de seu uso por terceiros, a exemplo, do contrato de franquia.

Contudo, a ausência de averbação do contrato de franquia poderá proporcionar sérios problemas ao titular, em especial, a extinção do registro, decorrente da caducidade da marca (art. 142, III, da Lei 9.279/1996).

Tal instituto (caducidade da marca), decorre da ausência de meios probatórios quanto o início do seu uso ou interrupção por menos de 5 (cinco) anos consecutivos (art. 143, I e II, da Lei 9.279/1996), ressalvada justificativa do desuso por razões pertinentes (art. 143, § 1, da Lei 9.279/1996).

Neste contexto, a averbação do contrato de franquia no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – INPI, cujo objeto é a exploração de uma marca, serve como um meio de prova, de modo a inviabilizar eventual caducidade do seu registro.

De outra sorte, considerando que a averbação do contrato enseja a produção de efeitos, destacamos, dentre outros a seguir, aquele inerente a terceiros (art. 60 da Lei 9.279/1996), cuja eficácia exterior idealiza a oponibilidade dos seus efeitos além do ajuste firmado entre as partes.

Em outras palavras. A função social do contrato preceitua que os negócios jurídicos celebrados não devem interessar somente as partes, mas cumprir, sempre que possível, uma função socialmente significativa e pertinente.

De mais a mais, para a hipótese de importação de franquia, a averbação do contrato viabiliza transferências financeiras, dele decorrente, para o pagamento dos royalties no exterior, mediante comprovação dos privilégios concedidos, bem como da ausência de extinção do registro, decorrente da caducidade da marca (art. 11 da Lei 4.131/1962), proporcionando, inclusive, a dedutibilidade nas declarações de renda do montante efetivamente pago (art. 12, § 1º, § 2º, § 3, da Lei 4.131/1962 c/c art. 50 da Lei 8.383/1991).

Portanto, da análise do quanto evidenciado, denota-se a importância da averbação do contrato no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – INPI, evitando, desta forma, surpresas para as partes envolvidas, pois, a marca, objeto do contrato, é o maior patrimônio do empresário, ora franqueador.

Everton José Rêgo Pacheco de Andrade é Advogado. Membro do Grupo de Propriedade Intelectual do MBAF Consultores e Advogados. Pós-graduado em Direito do Estado pela Fundação Direito – UFBA.